Il marchio – intellectual property

Può esser costituito da parole, segni, lettere, suoni, forme prodotto, colori, a condizione che siano graficamente riproducibili.
A livello UE Reg. 2424/2015 + Dir. UE 2436/2015 – abolizione requisito della riproducibilità grafica sostituito con una riproduzione chiara, precisa, intellegibile.

I marchi possono essere composti da parole o lettere (verbali), numeri; possono essere figurativi, complessi di forma, di colore, sonori, olfattivi, di posizione.

La funzione del marchio

Il marchio, si può affermare, che abbia tre funzioni:

• distintiva ovvero permette l’identificazione del prodotto distinguendolo da prodotti simili e da aziende concorrenti
• pubblicitaria in quanto definisce l’immagine dell’azienda e la sua reputazione
• di garanzia dell’origine, della natura e della qualità prodotti

In merito alla disciplina vigente è possibile classificare i marchi sulla base del diverso ambito territoriale di protezione e diversa normativa applicabile.

MARCHIO NAZIONALE Codice della Proprietà Industriale (CPI)

MARCHIO INTERNAZIONALE Convenzione di Parigi, Trattato sul D. dei marchi – Arrangement di Madrid del 1891 – Protocollo Aggiuntivo di Madrid 1989 – Accordo Trips

MARCHIO DELL’UNIONE EUROPEA Reg. 207/2009, come modificato da Reg. 2424/2015

Il marchio è soggetto a criteri di validità

NOVITÀ Non deve presentare similarità rispetto a marchi ed ad altri segni distintivi anteriori né rischio di confusione con gli stessi

CAPACITÀ DISTINTIVA il marchio deve essere idoneo a contraddistinguere i prodotti o servizi designati

Quando un marchio NON può essere registrato, né protetto?

Il marchio non può essere registrato o protetto quando si verificano le seguenti circostanze che determinano l’esclusione:

• Difetto di capacità distintiva
• Descrittività pura: SOLO designazione della specie, qualità, quantità, destinazione, valore del prodotto
• Epoca di fabbricazione prodotto / servizio
• Volgarizzazione: marchio divenuto di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali del commercio
• Contrarietà a ordine pubblico e buon costume
• Ingannevolezza suscettibile di ingannare il pubblico circa la natura – qualità – provenienza geografica prodotto / servizio
• Limiti alla protezione

Marchi di forma

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da’ un valore sostanziale al prodotto.

Marchi di colore: combinazioni e nuances di colori particolari

Quando si parla di marchio di colore non si sta discutendo di un marchio composto da elementi colorati (ad esempio, una scritta in verde e in azzurro oppure una immagine rossa), bensì di un marchio costituito unicamente dal colore o da combinazioni di colore.

Il principio di base è che è necessario bilanciare il diritto ad essere titolari di un marchio di colore con l’interesse generale alla libera disponibilità di tale colore.

Il marchio costituito dal colore, esattamente come tutti gli altri marchi, deve possedere il requisito della capacità distintiva.

Questa è la ragione per cui di solito un marchio di colore giunge a registrazione in presenza di una sua massiccia utilizzazione che ha fatto sì che il pubblico associ quello specifico colore (ad esempio il giallo) ad un certo prodotto (ad esempio suole per calzature) e che lo riconosca come proveniente da una determinata impresa. In altre parole, il carattere distintivo viene acquisito tramite l’uso del marchio: è il processo del secondary meaning.

Secondo l’Art. 7 CPI possono essere oggetto di registrazione come marchi di impresa – da chiunque vi abbia interesse – i segni suscettibili di essere riprodotti in maniera chiara, precisa ed intellegibile e dotati di capacità distintiva, ma vi è il divieto di registrare un marchio in mala fede (art. 19 CPI), già noto ed appartenente ad altri per l’uso che ne è stato fatto o usurpazione del progetto di registrazione marchio del concorrente di cui un soggetto è venuto a conoscenza, ciò determinerebbe la nullità della registrazione del marchio in malafede (art. 19 + art. 25 CPI).

Prima di registrare un marchio, occorre verificarne la novità (ricerca di anteriorità fra marchi identici / simili, per classi di prodotti simili, o identici). L’esame del marchio viene effettuato da parte dell’Ufficio UIBM (artt. 97- 12 13 CPI) attraverso alcuni passaggi chiave:

Pubblicazione del marchio sul Bollettino UIBM

Ai fini della pubblicazione del marchio sul Bollettino UIBM viene effettuata la verifica dell’opposizione da parte dei terzi titolari di diritti anteriori registrati e analisi per identità / similitudine a marchio / prodotto / servizio contraddistinto dal marchio.

In particolare vengono valutati i requisiti formali e sostanziali, la novità e la capacità distintiva.

La registrazione del marchio attribuisce diritti esclusivi di uso del segno registrato, in relazione ai prodotti / servizi rivendicati = principio di RELATIVITÀ della tutela.

Nel deposito del marchio, si segue il sistema di ripartizione in classi merceologiche, stabilito dalla normativa in vigore sul territorio del deposito sistema di Classificazione Arrangement di Nizza 15/6/1957 e successive modifiche sentenza della Corte CJEU 19/6/2016 – C-307/10 «IP Translator» (Direttiva EU 2008/95).

È fondamentale una chiara e precisa identificazione dei prodotti/servizi per cui è richiesta la protezione. È consentito l’uso delle indicazioni generali, incluse nei titoli delle classi della Classificazione, a condizione che siano chiare e precise – interpretazione restrittiva delle indicazioni generali – l’azienda deve dunque identificare con chiarezza i prodotti / servizi da proteggere, secondo le esigenze concrete e l’intenzione d’uso.

Fonti di acquisto diritto al marchio

Il marchio registrato ha validità di 10 anni dalla data di deposito ed è rinnovabile.

Il marchio di fatto prevede la nascita del diritto tramite l’uso del segno sul mercato.

Il marchio registrato risulta dal registro marchi, mentre l’esistenza del MdF andrà dimostrata dal suo titolare, caso per caso. Il MR conferisce maggiore certezza conferita dal MR, ai fini dell’opponibilità ai terzi.

La mancata registrazione determina dei rischi relativi a confusione, diminuzione capacità distintiva, perdita degli investimenti e soprattutto l’assenza di valorizzazione marchio. La mancata registrazione può portare all’abbandono del marchio, in conseguenza della registrazione, da parte di terzi, o acquisto del marchio dal Registrante.

Tratto da Competenze per Crescere volume 1